Der Vertrag über die Markenübertragung – Was ist zu beachten?
Die Markenübertragung ist ein bedeutender Prozess im Wirtschaftsverkehr. Als Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz (u.a. Markenrecht, Wettbewerbsrecht) erläutere ich im folgenden Beitrag, welche Dinge bei der Vertragsgestaltung zu beachten sind. Als spezialisierte Anwälte für Markenrecht haben wir bereits eine Vielzahl von Markenübertragungsverträgen für unsere Mandanten entworfen und geprüft, so dass wir über die notwendige Erfahrung verfügen.
Einleitung zum Thema Markenübertragung
Die Gründe für die Übertragung einer Marke können vielfältig sein. Häufig wird die Marke durch den Inhaber nicht mehr benutzt und „blockiert“ damit Konkurrenten in derselben Waren- oder Dienstleistungsklasse, für welche die Marke angemeldet ist, das Zeichen nicht nutzen können. In einem solchen Fall erscheint es für den Interessenten sinnvoll an den Markeninhaber heranzutreten und zur Übertragung der Marke aufzufordern.
Dabei ist nicht nur der vollständige Verkauf von Marken gem. § 27 MarkenG vorgesehen, sondern auch eine teilweise Übertragung von Markenrechten ist bei einer zulässig. So ist es etwa möglich, dass eine Marke für unterschiedliche Waren- und Dienstleistungen angemeldet und geschützt ist, der Markeninhaber die Marke jedoch nur hinsichtlich eines bestimmten Schutzbereichs veräußert. Für die weiteren Waren- und Dienstleistungen möchte er die Marke jedoch weiternutzen.
Kaufgegenstand der Markenübertragung
Im Vorfeld der Übertragung einer Marke sollte zunächst der Kaufgegenstand genau definiert werden. Dabei sollte sowohl die Marke als auch die Registernummer genau bezeichnet werden. Zudem sollte bestimmt werden, welche eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsklassen von der Markenübertragung betroffen sind. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn nur ein teilweiser Verkauf stattfindet. Auslegungsschwierigkeiten können hierdurch vermieden werden.
Wichtig ist es zudem, eine Regelung über die der Marke anhaftenden, sonstigen Kennzeichnungsrechte zu treffen, wie beispielsweise Werktitelrechte oder zugunsten des Verkäufers registrierte Domains. Dadurch wird eine möglichst lückenlose Rechteübertragung gewährleistet.
Besonderheiten bei der Übertragung einer Unionsmarke
Ist Gegenstand der Übertragung eine Unionsmarke, so muss der Vertrag zudem schriftlich abgeschlossen werden. Bei deutschen Marken gibt es grundsätzlich kein zwingendes Schriftformerfordernis, allerdings kann es bei der Einbindung der Markenübertragung in einen anderen Vertrag sein, dass für diesen Vertrag andere Formvorschriften gelten. Grundsätzlich ist es aufgrund von Beweisschwierigkeiten immer zu empfehlen Markenübertragungsverträge schriftlich abzuschließen. Hierdurch können etwaige Rechtsunsicherheiten vermieden werden.
Pflichten des Verkäufers im Rahmen der Markenübertragung
Die Parteien eines Markenkaufvertrags haben zahlreiche Pflichten zu erfüllen. Da der Käufer einer Marke die Vergangenheit der Marke, insbesondere Details zur Benutzung der Marke oder zu Rechtsstreitigkeiten nicht kennt, sollten die Pflichten des Verkäufers bei einem Markenübertragungsvertrag hinreichend bestimmt sein. Dabei ist es üblich, dass der Vertrag die Regelung enthält, dass der Verkäufer mit Unterzeichnung des Vertrages das Formular für einen „Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs“ an das DPMA anfügt.
Mitwirkungspflichten des Verkäufers der Marke
Besonders wichtig ist es bei Markenübertragungsverträgen, die Mitwirkungspflichten des Verkäufers geregelt werden. Denn für die Übertragung einer Marke sind verschiedene Handlungen und Unterschriften des Verkäufers notwendig. Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, sollte die Pflicht des Verkäufers zur Mitwirkung konkretisiert sein, damit sich die Übertragung nicht verzögert.
Meist wird dabei vereinbart, dass der Käufer die Gebühren bei den Ämtern für die Umschreibung des Markeninhabers übernimmt. Zudem verpflichtet er sich alle erforderlichen Unterlagen bei den zuständigen Ämtern auch einzureichen.
Nachweis der Markenbenutzung durch Verkäufer
Von großer Wichtigkeit ist es, zu vereinbaren, dass der Verkäufer mit Unterzeichnung des Vertrages sämtliche die Marke betreffenden Unterlagen an den Käufer aushändigt. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Käufer einen allumfassenden Überblick über alle wichtigen Rechtsgeschäfte, welche die Marke betreffen, erhält. Essentiell sind dabei Nachweise über die Benutzung der Marke.
Benutzungsschonfrist im Markenrecht
Im Markenrecht herrscht eine Ausnahme vom Benutzungszwang während der ersten fünf Jahre nach Eintragung der Marke. Dies bedeutet, dass eine Benutzung erst nach Ablauf dieser fünf Jahre nachgewiesen werden muss. Hat die Marke in diesem Zeitraum öfter ihren Inhaber gewechselt, so stellt sich dies unter Umständen als sehr schwierig dar.
Vor allem wenn keine derartigen Regelungen in den vergangenen Markenübertragungsverträgen vereinbart wurden, ist die Benutzung schwer nachzuvollziehen. Konsequenz eines unzureichenden Nachweises der Benutzung während der ersten fünf Jahre ist, dass die Marke auf Antrag durch Dritte gelöscht werden kann. Dies ist insbesondere dann ärgerlich, wenn die Marke gerade erst erworben wurde, der Erwerb jedoch aufgrund des Verhaltens der vorherigen Markeninhaber keinen Bestand hat.
Es ist deshalb immer anzuraten, eine solche Regelung in den Markenkaufvertrag aufzunehmen und die Dokumente damit bereits bei der Markenübertragung vorliegen zu haben. So verhindert man, dass man eine wertlose Marke kauft und zudem teure Nichtigkeitsverfahren führen muss.
Der Marke anhaftende Rechtsgeschäfte
Der Käufer sollte im Rahmen des Kaufs einer Marke vom Verkäufer außerdem verlangen, dass er über alle Rechte bzw. Verpflichtungen aufgeklärt wird, die während der Inhaberschaft des Verkäufers entstanden sind, wie beispielsweise Lizenzrechte, aber auch etwaige Sicherungsrechte. Dabei ist es auch nicht unüblich, den Verkäufer für diese getätigten Aussagen/Garantien haften zu lassen.
Nichtangriffsklausel
Nicht zu vergessen ist auch eine Regelung, welche es dem Verkäufer für die Zukunft verbietet, gegen die Marke bzw. Neuanmeldungen vorzugehen. Zudem sollte man regeln, dass der Verkäufer der Marke keine verwechslungsfähige Marke anmelden darf bzw. das Zeichen auch nicht weiterhin im geschäftlichen Verkehr benutzen darf.
Wie sinnvoll ist eine Markenrecherche vor Vertragsunterzeichnung?
Es ist immer zu empfehlen vor Vertragsabschluss eine eigene Markenrecherche durchzuführen, um einen vollumfassenden Überblick über eventuell bestehende ältere Kennzeichen zu bekommen.
Dies dient vor allem der eigenen Absicherung, da der Verkäufer mangels Kenntnis meistens nicht umfassend garantieren kann, dass die Marke keine Rechte Dritter verletzt. Dem Verkäufer kann aber in jedem Fall zugemutet werden hingehend etwaiger Löschungs- oder Widerspruchsverfahren eine Garantie abzugeben. Von diesen wird er nämlich in jedem Fall positive Kenntnis haben.
Dem Käufer steht die Möglichkeit der Markenrecherche offen, bei welcher die verschiedenen Markenregister durchsucht werden, um identische oder ähnliche Marken für dieselben Waren und/oder Dienstleistungsklassen zu ermitteln. Dabei stellt sich auch heraus, ob die zukünftige Marke gegebenenfalls Rechte Dritter verletzt oder aber Dritte die eigene Marke verletzen und deshalb ein Verfahren gegen diese angestrebt werden muss.
Übertragung einer Benutzungsmarke
Gem. § 4 Nr. 2 MarkenG können deutsche nationale Marken nicht nur durch Eintragung Geltung erlangen, sondern auch aufgrund von Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Bei der Übertragung einer solchen Benutzungsmarke ist es notwendig, dass diese innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise hinreichende Bedeutung erlangt hat. Dies bedeutet, dass die zukünftigen Kunden der Waren und/oder Dienstleistungen diese einem bestimmten Unternehmen zuordnen müssen.
Wichtig zu beachten ist dabei, dass der Schutz der Marke von der fortbestehenden Verkehrsgeltung abhängig ist. Für den Käufer bedeutete dies, dass er in jedem Fall vor dem Abschluss eines Kaufvertrages Einsicht in die Dokumente nehmen sollte und sich gegebenenfalls auch Marktumfragen vorlegen lassen sollte.
Kann ein Vertrag über die Markenübertragung unwirksam sein?
Grundsätzlich besteht wie bei jedem Vertrag auch bei einem Vertrag über die Übertragung von Marken die Möglichkeit, dass dieser aus verschiedenen Gründen unwirksam ist. Zum einen ist dies im Allgemeinen der Fall, wenn der Verkäufer kein Recht zum Abschluss eines Vertrages hatte oder es einem Vertrag an der erforderlichen Bestimmtheit mangelt.
Im Einzelfall kann ein Markenkaufvertrag jedoch auch unwirksam sein, wenn durch diesen der Rechtsverkehr getäuscht werden soll. Die Anforderungen an eine solche Täuschung sind jedoch relativ hoch. Den Waren und/oder Dienstleistungen muss durch die angesprochenen Verkehrskreise beispielsweise eine bestimmte Qualität zugeschrieben werden.
Eine vertraglich geregelte Markenübertragung ist auch dann unwirksam, wenn sie gegen ein gesetzliches Verbot verstößt. Dabei kommt vor allem ein wettbewerbsrechtlicher Verstoß gegen § 5 UWG in Betracht. Solche Konstellationen stellen jedoch eher eine Ausnahme dar.
Rechtsfolgen einer Markenübertragung
Wird eine Marke durch Vertrag übertragen, so rückt der Käufer rechtlich automatisch in die Position des Verkäufers. Das bedeutet, dass sowohl die Vor- als auch die Nachteile der Marke, welche dieser anhaften, auf den Erwerber übergehen. Auch aus diesem Grund ist eine umfassende Markenrecherche vor Eingehung der Vertragsbeziehung nicht zu unterschätzen. Beispielsweise muss der Käufer auch an durch den Verkäufer abgeschlossenen Lizenzvereinbarungen festhalten. Deshalb ist es gut, sich einen Überblick über die Verpflichtungen, welche der Verkäufer eingegangen ist, zu verschaffen als auch über Einschränkungen, welche hinsichtlich der Marke bestehen können.
Fazit:
Die schriftliche Fixierung einer Markenübertragung und damit auch die Konkretisierung der Rechte und Pflichten der Parteien ist immer zu empfehlen. Dabei ist es ratsam einen erfahrenen Rechtsanwalt für Markenrecht zum einen für eine Markenrecherche, aber auch für die Ausarbeitung des Vertrages zu beauftragen, um bösen Überraschungen oder versteckten Klauseln vorzubeugen.
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