Inhalt eines Markenlizenzvertrages – Was man über Markenlizenzen wissen sollte
Ein Beitrag zum Markenlizenzvertrag von Rechtsanwalt David Geßner, LL.M. (IP), Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Zunächst stellt sich dem Laien die Frage, was eine Marke überhaupt ist und wo die damit verbunden Rechte überhaupt geregelt sind. Regelungen zum Markenrecht finden sich im Markengesetz (MarkenG), in der Markenverordnung (MarkenV) sowie für die Unionsmarke in der Unionsmarkenverordnung (UMV). Aus den Regelungen zur Schutzfähigkeit ergibt sich, dass die Marke ein Zeichen ist, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, sofern für dieses Zeichen der Markenschutz entstanden ist. Nach § 1 MarkenG genießen Marken, geschäftliche Bezeichnungen wie z.B. Firmennamen sowie geografische Herkunftsangaben Schutz nach dem Markengesetz. Um eine starke Marke gewinnbringend einzusetzen, gibt es die Möglichkeit des Markenlizenzvertrages.
Wann erlangt eine Marke Markenschutz?
Die Schutzentstehung für die deutsche Marke regelt § 4 MarkenG. Das MarkenG kennt drei Entstehungstatbestände:
- Die Eintragung eines Zeichens als Marke (§ 4 Nr. 1, Registermarke)
- Die Erlangung von Verkehrsgeltung als Marke durch die Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr (§ 4 Nr. 2, Benutzungsmarke) sowie
- Die notorische Bekanntheit einer Marke iSd Art. 6bis PVÜ (§ 4 Nr. 3, Notorietätsmarke)
Die Registermarke, Benutzungsmarke sowie die Notorietätsmarke setzen allesamt die Markenfähigkeit des Zeichens gemäß § 3 MarkenG voraus. Insoweit ist entscheidend, ob das Zeichen unterscheidungsfähig ist. Eine Marke hat Unterscheidungskraft, wenn sie geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen, für welche sie Verwendung findet, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Hierdurch ist eine betriebliche Zuordnung der Waren und Dienstleistungen möglich. Fehlt es gänzlich an einer Unterscheidungskraft der Marke, etwa weil die Marke rein beschreibend für die Waren oder Dienstleistungen ist, für welche sie verwendet wird, ist die Marke aufgrund absoluter Schutzhindernisse nicht eintragungsfähig.
Zweck eines Markenlizenzvertrages
Markeninhabern ermöglicht das Markenrecht, Waren oder Dienstleistungen mit deren Marke zu kennzeichnen. So können zum Beispiel Waren oder Dienstleistungen unter einer Marke im geschäftlichen Verkehr angeboten und vertrieben werden. Dritten ist es grundsätzlich untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers eine geschützte Marke zu benutzen. Gleiches gilt für verwechslungsfähige Marken und geschäftliche Bezeichnungen wie Firmennamen, welche eine Verwechslungsgefahr begründen. Nutzt also jemand eine Marke oder ein sonstiges Kennzeichen, welche/s aufgrund der Ähnlichkeit des Zeichens und/oder der Dienstleistungen oder Waren eine Verwechslungsgefahr zu einer geschützten älteren Marke begründet, drohen Unterlassungs- bzw. Schadensersatzansprüche.
Für denjenigen, der eine Marke oder ein ähnliches Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr nutzen möchte, stellt der Markenlizenzvertrag eine Absicherung dar, um keine Markenkollision zu riskieren und ggf. an einer starken Marke zu partizipieren. Für den Inhaber einer Marke stellt die Markenlizenz eine Möglichkeit dar, die eigene Marke gewinnbringend zu verwerten.
- 30 Abs. 1 MarkenG regelt daher, wie der Inhaber einer Marke Dritten Lizenzen an dem eigenen (Marken-) Recht erteilen kann. § 30 Abs. 1 MarkenG bestimmt, dass das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht für die entsprechenden unter der Marke vertriebenen Waren und Dienstleistungen Gegenstand einer Lizenz in Deutschland sein kann.
Rechtsnatur des Markenlizenzvertrages
Der Rechtsnatur nach gehört der Markenlizenzvertrag zu den Gebrauchsüberlassungsverträgen und stellt einen Vertrag sui generis dar, also einen Vertragstyp, der weder im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) noch in anderen Gesetzen wie dem Markengesetz ausdrücklich und abschließend geregelt ist. Daher gilt bei der Vertragsgestaltung erhöhte Vorsicht. Denn je nach Schwerpunkt des Vertragsinhaltes kommen verschiedene Gesetze mit ihren speziellen Regelungsinhalten zur Anwendung.
Formen der Markenlizenz
Bei der Erteilung einer Markenlizenz kann zwischen der Erteilung einer einfachen und der Erteilung einer ausschließlichen Markenlizenz unterschieden werden.
Der – einfache – Markenlizenzvertrag gestattet dem Lizenznehmer die Benutzung der Marke im Rahmen der vertraglichen Umstände. Bei einer einfachen Markenlizenz behält sich der Lizenzgeber das Recht vor, weitere Lizenzen an Dritte zu erteilen oder er hat dies bereits getan.
Bei der Einräumung einer ausschließlichen Markenlizenz ist das nicht möglich. Die Ausschließlichkeit kann sich auf Herstellung und Vertriebsgebiet beziehen bzw. eine zeitlich begrenzte Ausschließlichkeit bestimmen. Weiter sollte geregelt werden, ob auch der Lizenzgeber selbst von der Benutzung der lizenzierten Marke ausgeschlossen sein soll. Zudem hat der Lizenznehmer bei einer ausschließlichen Lizenz nach der Rechtsprechung (BGH GRUR 1955, 338, 340) das Recht zur Erteilung von Unterlizenzen. Wenn dies nicht gewünscht ist, muss dieses Recht durch entsprechende Vereinbarung ausgeschlossen werden.
Der Lizenzgeber sollte sich bewusst darüber sein, ob er dem Lizenznehmer eine ausschließliche Lizenz oder nur eine einfache Lizenz erteilen möchte. Hier unterstütze ich Sie als erfahrener Rechtsanwalt für Markenrecht bei der Vertragsgestaltung und Prüfung von Markenlizenzverträgen.
Form und Inhalt des Markenlizenzvertrages
Markenlizenzverträge sind zwar nach deutschem Recht grundsätzlich formlos wirksam, in der Praxis empfiehlt sich jedoch eine schriftliche Fixierung der Vereinbarung. Anders lässt sich im Regelfall ein Zustandekommen eines Lizenzvertrags im kaufmännischen Geschäftsverkehr auch nicht nachweisen. Gegenstand einer Markenlizenz kann nur das sein, was auch Gegenstand der Marke ist.
Inhaltlich unterliegt eine Markenlizenzierung jedoch in zeitlicher, räumlicher und inhaltlicher Hinsicht völliger vertraglicher Gestaltungsfreiheit. Auch hinsichtlich zu zahlender Lizenzgebühren herrscht vertragliche Gestaltungsfreiheit. Es kommen Formen von Pauschalzahlungen (Einmalzahlungen, Ratenzahlungen), Stücklizenzen und Umsatzlizenzen in Betracht oder auch Kombinationen dieser Formen. In der Praxis ist zudem die Frage wichtig, zu welchem Zeitpunkt der Anspruch auf die Lizenzgebühr entstehen soll.
Es gilt also bei der Überlassung, insbesondere von Fachwissen, betreffende Regelungen sehr genau und detailliert in Vertragstexten zu fixieren. Eine Geheimhaltungsverpflichtung dürfte in der Praxis zur Sicherung des Lizenzgebers oftmals unumgänglich sein.
Folgende Punkte sollten im Rahmen eines Markenlizenzvertrages klar und eindeutig geregelt werden
Zeitliche Geltung der Markenlizenz
In zeitlicher Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass eine Lizenz nur für zukünftige Benutzungshandlungen erteilt werden kann. Eine rückwirkende Lizenzerteilung für bereits vorgenommene Benutzungshandlungen ist nicht möglich. Weiter sollte geregelt werden, ob eine Lizenzierung befristet oder unbefristet erfolgen soll. Insbesondere bei unbefristeten Lizenzierungen sollte geregelt werden, ob ein ordentliches Kündigungsrecht vertraglich eingeräumt werden soll oder nicht. Befristete und unbefristete Markenlizenzierungen können in jedem Fall aus wichtigem Grund jederzeit außerordentlich gekündigt werden.
Räumliche Geltung der Markenlizenz
Der Markenlizenzvertrag benennt den territorialen Geltungsbereich. Das Markengesetz regelt nur die Schutzfähigkeit einer Marke im Bundesgebiet. Daher ist auch das Lizenzgebiet auf diesen geographischen Geltungsbereich beschränkt, der ganz oder teilweise vereinbart werden kann.
Sachliche Geltung der Markenlizenz
Die Lizenz kann – wie oben dargestellt – als ausschließliche oder einfache Lizenz erteilt werden. Eine Markenlizenz kann weiter für alle oder nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen erteilt werden. Die Lizenzerteilung kann beispielsweise eine oder mehrere Marken betreffen. Bei der Vertragsgestaltung ist insbesondere hier erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich des gewünschten Vertragsinhalts inklusive Berücksichtigung aller Eventualitäten ratsam.
Lizenzvertragsverletzungen als Markenrechtsverletzungen
Vertragswidrige Benutzungshandlungen des Lizenznehmers können nach allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen markenrechtliche Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche des Lizenzgebers sowie die ordentliche oder außerordentliche Kündigung begründen.
Da eine Lizenzvereinbarung für beide Seiten mit nicht zu unterschätzenden wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen verknüpft sein kann, ist es dringend zu empfehlen, bei der Vertragsgestaltung einen auf das Markenrecht spezialisierten Rechtsanwalt zu konsultieren.
Meine Leistungen als Anwalt für Markenrecht
Ich entwerfe für Sie einen Markenlizenzvertrag, der Ihren Interessen entspricht. Als Markenanwalt berate ich Sie zudem im Vorfeld des Vertragsentwurfes zu den Vor- und Nachteilen einer ausschließlichen (exklusiven) Lizenz gegenüber einer einfachen Lizenz in Ihrem konkreten Fall und zeige Ihnen Möglichkeiten der Vertragsgestaltung, die Ihren Vorstellungen am besten gerecht werden, auf. Gern unterstütze ich Sie auch bei den Vertragsverhandlungen mit Ihrem Vertragspartner. Als Rechtsanwalt für Markenrecht bin ich Ihnen in allen Fragen zur Markenlizenzierung behilflich. Kontaktieren Sie mich dazu gern. Ich vertrete Sie bundesweit.
